Объем права преждепользования

Предоставленная преждепользователю “привилегия” не может быть безграничной. В ином случае могут пострадать правомерные интересы патентообладателя. Ценность его исключительного права будет существенно снижена, что будет противоречить стимулирующей функции данного права.

Во-первых, право преждепользования является неотчуждаемым. Согласно п. 2 ст. 1361 ГК РФ оно может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые для этого приготовления.

Таким образом, преждепользователь не становится конкурентом правообладателю на рынке интеллектуальной собственности – он не может выдавать лицензии, “продать” свое право. Конкуренция между субъектами возможна лишь на товарном рынке, если они производят на основе технического решения сходные инновационные продукты.

Второй принципиально значимый момент: преждепользователь должен использовать запатентованный объект без расширения объема такого использования.

Судебная практика. Как было отмечено в п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (далее – Обзор), “…права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден”.

Данное ограничение можно объяснить несколькими причинами.

• Во-первых, оно служит правовой определенности. Патентообладатель знает, на что может рассчитывать преждепользователь, и сообразовывает с этим свои действия (например, выбирает иные способы коммерциализации объекта). Обеспечиваются в таком случае и интересы приобретателей исключительного права. Представим себе, что субъект, заинтересованный в производстве некоего инновационного продукта, приобретает исключительное право на изобретение. Ему известна ситуация на рынке – данный продукт никто не производит в сколько-либо значимых масштабах. Он начинает продавать соответствующий товар. И вдруг у него появляется конкурент, производящий те же самые товары в существенном объеме, который утверждает, что создал соответствующее изобретение еще до патентообладателя.
• Во-вторых, данное ограничение не позволит преждепользователю паразитировать на разработках патентообладателя. Интерес потребителей к созданным на основе разработки товарам мог возникнуть только после того, как правообладатель получил на них патент и начал активно продвигать такие товары на рынке, выбрав наиболее эффективную и привлекательную форму реализации изобретения. Преждепользователь мог изначально не догадываться о возможности использования своей разработки в таком продукте или таким способом. Если сохранить “преждепользование” в изначальных границах, то у правообладателя не возникнет полноценного конкурента и на товарном рынке. Обременение не будет существенно сказываться на ценности исключительного права. В то же время правомерные интересы преждепользователя также не пострадают – он не будет лишен того, что имел до получения иным субъектом патента.

Дискуссия. Между тем на практике критерий расширения объема использования традиционно вызывает существенные сложности. В апреле 2014 г. перед членами НКС Суда по интеллектуальным правам были поставлены вопросы: является ли категория объема использования количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?

И.А. Зенин выступил за то, чтобы рассматривать данную категорию как качественную. Он отметил, что объем прав патентообладателя определяется формулой, которая может быть однозвенной и многозвенной. Под качественной категорией объема в таком случае нужно подразумевать соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и соответственно преждепользователя и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

По мнению В.Ю. Бузанова, преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то очевидно, что он не может стать его производителем, и наоборот.

О.А. Городов подчеркнул, что объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и характера спорного правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. За необходимость учета обоих критериев выступил и А.П. Сергеев.

Как им было отмечено, преждепользователь не может расширять свое производство, в основе которого лежит запатентованная разработка, не только в смысле наращивания объема продукции, но и в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции или расширения видов иного возможного использования запатентованной разработки.

В справке Суда по интеллектуальным правам были признаны как количественный, так и качественный критерий. Как в ней было отмечено, необходимость получения преждепользователем разрешения на использование охраняемого патентом технического решения возникает при расширении объема использования любым путем, в том числе посредством изменения признаков, изменения применения по определенному назначению продукта, изменения назначения продукта или способа (качественные характеристики) или изменения объема выпускаемой продукции (количественный критерий).

Суды при установлении объема преждепользования руководствуются как качественными, так и количественными критериями. Так, например, расширение объема использования признается в том случае, когда преждепользователь изначально занимался производством на основании запатентованных объектов одних товаров, а после выдачи патента сменил ассортимент и стал производить продукты, сходные с правообладателем.

Нетрудно заметить, что при сохранении использования в прежних границах конкуренции между субъектами могло и не быть. Между тем после изменения преждепользователем направления предпринимательской деятельности субъекты стали конкурентами.

Другая ситуация: преждепользователь, вложив дополнительные средства и ресурсы, стал производить в разы больше продуктов на основании запатентованного решения. Если раньше он производил по 10 продуктов в месяц для единственного покупателя, то сейчас он буквально наводнил рынок своими товарами.

Сложнее всего дело обстоит с внесением изменений в признаки, описанные в формуле изобретения. Если преждепользователь использует не все признаки независимого пункта формулы, то в таком случае в принципе нельзя говорить об использовании изобретения. Необходимость в праве преждепользования в таком случае отпадает. Другое дело, если преждепользователь дополняет формулу какими-то новыми свойствами и характеристиками, в том числе назначением. Речь в таком случае может идти о создании им зависимого патентоохраняемого объекта.

Вопросы, связанные с использованием зависимых объектов, урегулированы в ст. 1358.1 ГК РФ: зависимые изобретения не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

В случае отказа правообладателя основного изобретения в предоставлении такой лицензии правообладатель зависимого патентоохраняемого объекта (при условии, что он представляет собой существенное усовершенствование) может обратиться за принудительной лицензией, которая, впрочем, также предполагает выплату с его стороны разумных платежей. Ссылки на право преждепользования в таком случае будут представлять собой попытку недобросовестного обхода положений п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ.

Может создаться ситуация, когда преждепользователь не просто будет конкурировать с патентообладателем, а еще и предлагать продукт с лучшими характеристиками. При этом им не будет делаться каких-либо отчислений в пользу патентообладателя.
Несколько другая ситуация возникает, если в формуле изобретения некий признак обозначен промежутком.

Например, патент выдан на комбинацию неких веществ при ph от 5 до 10. Преждепользователь изначально использовал данное вещество при ph 5. Затем вслед за правообладателем стал использовать при ph 10, что оказалось эффективнее. В таком случае можно говорить о расширении объема использования в качественном аспекте.